8 (800)  302-76-94

Нюансы заключения лицензионного договора на использование товарного знака и торговой марки

Время на чтение: 4 минуты Добавить в закладки

В соответствии с гражданским законодательством РФ правообладатель исключительных прав может предоставлять их в использование сторонним лицам при заключении лицензионного договора. Он должен содержать существенные условия, а также максимально регулировать порядок взаимодействия сторон.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 302-76-94. Это быстро и бесплатно!

Показать содержание

Особенности соглашения

  • Основные условия заключения лицензионного договора регламентированы ст. 1489 ГК РФ. В соответствии с ним стороны в письменной форме заверяют договоренность по предоставлению прав на использование объектов интеллектуальной собственности с привязкой или без привязки к определенной территории.
  • Форма, а также срок действия такого договора регламентированы ст. 14901491 ГК РФ.
  • Общие положения о договоре лицензии изложены в ст. 1235-1237 ГК РФ.

Виды лицензий

В соответствии со ст. 1236 ГК РФ существует 2 вида договора лицензии: исключительный и неисключительный. Их отличает сохранение или несохранение права лицензиара предоставлять товарный знак и торговую марку на использование другим лицам.

Исключительная

По исключительной лицензии лицензиар (владелец) передает лицензиату (получателю) полный объем прав на использование средств индивидуализации и продуктов интеллектуальной деятельности с условием ограничения их передачи сторонним лицам и конкурентам. Это форма договора наиболее выгодна и предпочтительна для получателя, так как он становится единоличным пользователем лицензии за исключением владельца.

Неисключительная

В договорах с неисключительной лицензией за владельцем сохраняется право на оформление аналогичных соглашений с другими лицами. Если условие исключительности не отражено в письменном соглашении, то лицензия по умолчанию считается простой (неисключительной). Использование не исключительных прав, равно как и исключительных, допускается в пределах, продиктованных лицензионным договором.

Если объем прав предусматривает несколько видов деятельности в рамках одного товарного знака или торговой марки, то допускается заключение комбинированного договора, предусматривающего 2 вида лицензии.

Основания и условия заключения

Лицензиар должен являться прямым владельцем исключительных прав, передаваемых по договору лицензии, что подтверждается регистрацией товарного знака или торговой марки в Роспатенте или иной профильной организации. Заключение соглашения возможно в возмездной и безвозмездной форме. В первом случае договор должен предусматривать цену, которую лицензиат обязуется внести для возникновения прав.

Не допускается заключение безвозмездных договоров между международными коммерческими организациями и при исключительной лицензии. Соглашение аннулируется при прекращении исключительного права лицензиара. Возникновение нового правообладателя не является основанием для изменения или расторжения соглашения.

Несоблюдение письменной формы соглашения и отсутствие регистрации влечет признание его недействительным (ч. 2 ст. 1235 ГК РФ).

География распространения действия документа

Действие лицензионного соглашения ограничено территориальными рамками. Условия использования исключительных прав на определенной территории обязательно отражаются в договоре. География распространения предполагает 3 варианта:

  1. действие в пределах РФ или того государства, в котором права лицензиара находятся под охраной;
  2. международное соглашение, если объект собственности охраняется за пределами РФ;
  3. распространение в пределах определенного субъекта(ов) страны, в которой зарегистрированы права лицензиара.
Территориальное распространение прав по лицензии не допускается за пределами государств, в которых зарегистрировано патентное соглашение. География может быть сужена до 1 или нескольких субъектов.

Составление соглашения

Лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме (ч. 2 ст. 1235 ГК РФ, ч. 1 ст. 1490 ГК РФ). На практике оформляют печатным текстом с размером шрифта №12 и №14-16 для заголовков. Договор содержит существенные условия, а также реквизиты и подписи сторон. Форма законодательно не регламентирована, где допускается произвольное оформление.

Допускается оформление сделки через лицензионную оферту в электронной форме. Однако передача прав на товарный знак таким образом не производится.

Существенные и дополнительные условия

В письменном соглашении отражается предмет интеллектуальной деятельности (товарный знак или торговая марка), а также условия и способы их использования (ч. 6 ст. 1235 ГК РФ). На практике обязательно перечисление следующих условий:

  • объект договора и способы его использования;
  • вид лицензии (исключительная, неисключительная);
  • возможность сублицензирования;
  • территориальные ограничение на распространение;
  • размер вознаграждения;
  • срок действия соглашения;
  • реквизиты сторон;
  • условия досрочного прекращения;
  • ответственность и порядок разрешения споров.
Договор оформляется в 3-х экземплярах и подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

Соглашение может предусматривать дополнительные условия:

  • порядок внесения платежей и уплаты налогов;
  • защита прав;
  • предоставление технической помощи;
  • допустимые модификации, вносимые лицензиатом;
  • определение понятий.
Скачать бланк лицензионный договор на использование товарного знака
Скачать образец лицензионного договора на использование товарного знака
Мы не рекомендуем самостоятельно оформлять документы. Экономьте время – обращайтесь к нашим юристам по телефонам:

Регистрация

Регистрация лицензионного договора необходима в соответствии с ч. 2 ст. 1235 ГК РФ. Она проводится после согласования условий и заключения письменного соглашения. Лицензиат или лицензиар передают в Роспатент заявление, 2 экземпляра договора и квитанцию об оплате госпошлины. Алгоритм действий:

  1. составление заявление на рассмотрение заявки в произвольной форме;
  2. оплата государственной пошлины в размере 13 500 рублей (п. 3.11 Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 N 941);
  3. приложение 2-х экземпляров договора и квитанции об оплате госпошлины;
  4. передача заявления на регистрацию и документов в Роспатент по графику приема;
  5. ожидание рассмотрения обращения в течение 1 месяца;
  6. регистрация договора при участии лицензиата и лицензиара.
При обнаружении неточностей заявителю возвращают пакет документов с требованием внесения определенных корректировок. На это предоставляется 2 месяца.

В официальном бюллетене Роспатента изменения появятся в течение 6 месяцев.

Причины отказа в регистрации и пути решения

Существует несколько причин для отказа в регистрации:

  • не оплачена государственная пошлина;
  • правообладатель прекратил свою деятельность;
  • договор не содержит существенных условий;
  • не предоставлен полный пакет документов.

В случае отказа необходимо собрать полный пакет документации, внести корректировки по замечаниям Роспатента и подать на регистрацию повторно.

Срок действия

Срок действия соглашения не может превышать срока действия исключительного права. Если договор не содержит условий в отношении установленных сроков, то он считается заключенным на 5 лет. При ликвидации исключительного права соглашение прекращает свое действие (ч. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Расторжение

По общим правила договор может быть расторгнут по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). В таком случае стороны составляют письменное соглашение и аннулируют регистрацию в Роспатенте.

В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по решению суда или нарушения условий в части оплаты вознаграждения (ч. 4 ст. 1237 ГК РФ).

В таком случае лицензиат или лицензиар направляют письменное предложение об изменении или предложении расторгнуть договор. Если ответа не последует в 30-дневный срок или последует отказ, необходимо оформлять исковое заявление в суд. Договор может предусматривать порядок прекращения его действия. В таком случае нужно действовать в соответствии с ним.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • сниженные риски неокупаемости инвестиций;
  • возможно отсутствие предпринимательского опыта;
  • возможность консультации и сопровождения;
  • работа под известной торговой маркой и товарным знаком;
  • строгое законодательное регулирование;
  • стимулирование спроса на продукцию по лицензии;
  • освоение нового рынка и ниши;
  • сниженная конкуренция в рамках исключительной лицензии.

Недостатки:

  • возможно создание конкуренции при неисключительной лицензии;
  • потеря части прибыли в пользу вознаграждения лицензиара;
  • искажение технологии производства и операционных процессов;
  • зависимость от лицензиара, ограничение деятельности.

Таким образом, по взаимной договоренности стороны могут оформить письменное соглашение о передачи прав пользования товарным знаком или торговой марки на определенной территории. Договор должен содержать существенные, а также дополнительные условия, которые регулируют порядок взаимодействия сторон. В дальнейшем его нужно зарегистрировать в Роспатенте.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
8 (800) 302-76-94

Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.